Regulació de la transmissió i cessió de marques i patents: claus per protegir l’actiu intangible

Marques: cessió o llicència, què ha de saber l’empresa?

Una marca registrada és un dret exclusiu que l’empresa pot transmetre (cessió) o permetre’n l’ús a tercers (llicència).

Cessió de marques

La cessió implica el canvi de titularitat. Pot ser total o parcial (segons els productes o serveis registrats), però mai territorial: el titular de la marca ha de ser únic a tot el territori nacional.

En els contractes de cessió, l’empresa cedent ha de garantir l’entrega de la marca i respondre pel sanejament. És habitual incloure clàusules de no competència per evitar conflictes amb l’antic titular. El cessionari ha d’abonar el preu acordat, que pot preveure pagament ajornat o reserva de domini.

Llicències de marques

Quan l’empresa vol mantenir la titularitat però permetre l’ús de la marca a un tercer, opta per la llicència. El titular (llicenciant) autoritza una altra persona o empresa (llicenciatari) a utilitzar la marca sota condicions pactades.

Per defecte, la llicència s’estén a tot el territori nacional i a tots els productes o serveis registrats, tret que es pacti el contrari. El llicenciatari no pot cedir la llicència ni concedir subllicències sense autorització expressa.

Tipus de llicències de marca:

• Simple o complexa: només la marca o també altres intangibles.

• Exclusiva o no exclusiva: restringeix o no l’ús a un únic llicenciatari.

• Total o parcial: tots o alguns productes/serveis.

• Territorial o universal: àmbit geogràfic limitat o il·limitat.

• Onerosa o gratuïta: contraprestació fixa, variable o combinada.

• Recíproca: diverses empreses utilitzen conjuntament una marca per a un projecte comú.

És recomanable inscriure la llicència al Registre de Marques per reforçar la seguretat jurídica.

Patents: dret d’ús, no cessió encoberta

Una patent concedeix al titular un dret d’explotació exclusiu. No obstant això, pot autoritzar l’ús a tercers mitjançant llicències sense perdre’n la titularitat.

Modalitats de llicències de patents

• Llicència contractual: acord privat entre titular i llicenciatari. Pot ser exclusiva (no es poden atorgar més llicències) o no exclusiva (es poden concedir altres llicències i explotar directament la invenció).

• Llicència de ple dret: el titular ofereix públicament la patent a qualsevol interessat. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) intervé si no s’arriba a un acord econòmic.

• Llicència obligatòria: en casos excepcionals, per interès públic o falta d’explotació, l’OEPM concedeix el dret d’ús forçós. Sempre és no exclusiva i no admet subllicències.

Aspectes clau per a empreses i treballadors

Empreses:

• Redactar contractes clars, definint abast, productes/serveis afectats i limitacions.

• Documentar totes les condicions: entrega de la marca, preu, clàusules de no competència.

• Inscriure els contractes rellevants per garantir-ne l’eficàcia davant tercers.

Treballadors i creadors:

• Conèixer els drets de participació econòmica o royalties si hi ha desenvolupaments interns.

• Revisar convenis i contractes per garantir compensacions justes.

Regular correctament la transmissió, cessió i llicència de marques i patents forma part de l’estratègia empresarial per protegir la propietat industrial i maximitzar-ne el valor. Comptar amb assessorament especialitzat és clau per evitar conflictes, reforçar la seguretat jurídica i treure el màxim partit a aquests actius.