Regulación de la transmisión y cesión de marcas y patentes: lo esencial para proteger tu activo intangible

Marcas: cesión o licencia, ¿qué debe saber la empresa?

Una marca registrada es un derecho exclusivo que la empresa puede transmitir (cesión) o permitir su uso a terceros (licencia).

Cesión de marcas

La cesión supone un cambio de titularidad. Puede ser total o parcial (según productos o servicios registrados), pero nunca territorial: el titular de la marca debe ser único en todo el territorio nacional.
En contratos de cesión, la empresa cedente debe garantizar la entrega de la marca y responder por su saneamiento. Es habitual pactar cláusulas de no competencia para evitar conflictos con el antiguo titular. El cesionario debe abonar el precio acordado, que puede incluir pago aplazado o reserva de dominio.

Licencias de marcas

Cuando la empresa quiere mantener la titularidad de la marca pero abrirla a terceros, se opta por la licencia. El propietario (licenciante) autoriza a otra persona o empresa (licenciatario) a utilizar la marca bajo condiciones claras.
Por defecto, la licencia se extiende a todo el territorio nacional y a todos los productos o servicios registrados, salvo pacto en contrario. Además, el licenciatario no puede conceder sublicencias ni ceder la licencia si no se pacta expresamente.

Tipos de licencias de marca:

• Simple o compleja: solo la marca o combinada con otros intangibles.

• Exclusiva o no exclusiva: limitar o no su uso a un solo licenciatario.

• Total o parcial: todos o algunos productos/servicios.

• Territorial o universal: restringida a zonas o sin limitación geográfica.

• Onerosa o gratuita: contraprestación fija, variable o mixta (royalties).

• Recíproca: varias empresas usan una marca conjunta para proyectos comunes.

Recomendación: registrar la licencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) refuerza la protección jurídica.

Patentes: solo derecho de uso, nunca cesión encubierta

Una patente otorga a su titular un derecho de explotación exclusivo. No obstante, se puede permitir su uso a terceros mediante licencias, sin perder la titularidad.

Modalidades de licencias de patentes

• Licencia contractual: acuerdo privado entre titular y licenciatario. Puede ser exclusiva (no se otorgan más licencias) o no exclusiva (sí se pueden dar otras y explotar la invención directamente).

• Licencia de pleno derecho: el titular ofrece públicamente la patente para ser explotada por cualquier interesado, bajo supervisión de la OEPM si no se alcanza acuerdo económico.

• Licencia obligatoria: en casos excepcionales, por interés público o falta de explotación, la OEPM concede su uso forzoso. Es siempre no exclusiva y no admite sublicencias.

Aspectos clave para empresas y trabajadores

Empresas:

• Redactar contratos claros, detallando alcance, productos/servicios afectados y posibles limitaciones.

• Documentar cada paso: entrega de la marca, pago, registros y cláusulas de no competencia.

• Inscribir contratos relevantes en el registro correspondiente para garantizar su eficacia frente a terceros.

Trabajadores y creadores:

• Es importante conocer los derechos de participación económica o royalties cuando la innovación o la marca tienen origen en un desarrollo interno.

• Revisar convenios y contratos para garantizar compensaciones justas.